Er det "verdens største og mest anerkendte transportfirma" eller er det en back-up strøm, der skal modvirke, at ens computer går ned i tilfælde af strømsvigt? Eller er det i virkeligheden begge dele?

Måske afhænger det af øjet der ser det eller øret der hører, af sammenhængen eller om ordet skrives med små eller store bogstaver? Sø & Handelsretten har under alle omstændigheder lige lagt låg på en strid mellem på den ene side United Parcel Service of America Inc. (i det følgende af nemheds grunde og uden at ville være tendentiøs kaldet UPS) og på den anden side et IT-firma ejet af dansk herre, som man flere ting taget i betragtning kunne have lyst til at kalde "musen", men som dog trods alt vil blive benævnt "IT-firmaet" Sagen vedrørte spørgsmålet om registreringen af og retten til domænenavnet www.ups.dk og om registreringen af varemærket UPS.

UPS, der var sagsøger havde nedlagt påstand om, at sagsøgte, IT-firmaet, tilpligtedes at anerkende at være uberettiget til at anvende og opretholde registreringen af domænenavnet www.ups.dk

IT-firmaet skulle overdrage ejendomsretten til domænenavnet www.ups.dk til UPS. og foranledigede overdragelsen registreret hos den institution, som forvaltede tildeling og overdragelse af domænenavne i Danmark.

IT-firmaet havde nedlagt påstand om frifindelse overfor den af UPS nedlagte påstand 1 og 2 og havde nedlagt selvstændig påstand om at UPS skulle være forpligtet til at slette diverse varemærkeregistreringer opnået i det danske varemærkeregister af navnet UPS for så vidt angår diverse batterier og elektriske apparater, ligesom man ville have UPS til at indføje en disclaimer, hvoraf skulle fremgår, at den bestanddel, der består af ordet "UPS" skulle være undtaget fra varemærkebeskyttelsen for så vidt angår forskellige andre produkter, og endelig at IT-firmaet ville have lov til at tage domænenavnet www.ups.dk i anvendelse i forbindelse med markedsføring og salg af sådanne varer som "kendes" som "Uninterruptible Power Supply".

Uden sådan at begynde at gå i detaljer med varemærkerettens mysterier, vil jeg dog lige tillade mig at citere uddrag af § 4 fra den danske varemærkelov:

"Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

1) tegnet er identisk med varemærket og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.

Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet.

Stk. 3. Som erhvervsmæssig brug skal navnlig anses

1) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage,

2) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn,

3) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn eller

4) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed."

UPS, der jo i retten havde til opgave at demonstrere sin "kendthed" oplyst, om sig selv, at firmaet var grundlagt I 1907 I USA og beskæftiger sig primært med kuréropgaver af breve og pakker. UPS gik ind på det tyske marked i 1976 og begyndte i 1980'erne at udvide til hele Europa. I 1998 blev der leveret 199 mio. pakker og dokumenter i Europa, og der var over 24.000 ansatte med leveringsflåde på over 17.000 køretøjer og trailere. UPS tilbyder indenrigslevering i bl.a. Danmark. Det var under sagen ubestridt, at UPS anvendte betegnelsen "UPS" i markedsføringsøjemed, og der var fremlagt dansk markedsføringsmateriale fra tidspunktet for sagens anlæg til belysning heraf. UPS lagde bl.a. vægt på den internationale postservice, og det fremgik, at UPS tilbød UPS OnLineTM software, UPS OnlineTM EnvoyTM software og UPS OnLineTM WorldShipTM flerbrugersoftware. Disse produkter anvendes til at løse papirarbejde ved internationale forsendelser, eksportdokumenter, handelsfakturaer, oprettelse af labels, forsendelsesdokumenter og styring af kundernes forsendelsesprocesser fra dokumentation til databaser. Programmerne leveres gratis til UPS' faste kunder. UPS tilbyder e-handelsløsninger og anvender for tiden en hjemmeside til det danske marked med adressen www.ups.com. UPS har kontorer i Glostrup, København, Kolding og Viby J.

Pressemeddelelsen fra UPS blev i UPS Fortune Magazine for tredje år i træk udnævnt til verdens mest anerkendte brev- og pakkedistributør i 2000. Det fremgår bl.a., at UPS har udviklet et af verdens mest kendte mærker gennem de sidste 93 år, opererer i mere end 200 lande, beskæftiger mere end 340.000 ansatte, kontinuerligt udvider sine globale produkter og servicetilbud, ligesom også luftekspresservice, international service og logistikservice er i vækst. Af UPS' hjemmeside fremgår, at selskabet som verdens største distributionsfirma transporter over 3.1 mia. pakker og dokumenter om året, og at selskabet har over 500 fly, 147.000 køretøjer og 2.400 serviceanlæg. Der er 4.000 ansatte i USA indenfor det teknologiske område. UPS var i 2002 nr. 44 på Forbes' liste over Amerikas ledende virksomheder.

I Danmark driver UPS virksomhed gennem selskabet UPS Danmark A/S, som blev stiftet i 1986 under navnet Danish Express Parcel Service A/S, hvilket selskab fusionerede med A/S 153923 UPS Denmark A/S i 1989. Selskabet ændrede navn til UPS Denmark A/S i 1990 og til UPS Danmark i 1992.

Med hensyn til sagens påstand 3 og 4 havde UPS fremlagt engelsksproget markedsføringsmateriale til dokumentation for, at virksomheden anvendte sit varemærke indenfor de omhandlede varemærkeklasser ved at sælge diverse reklameartikler/legetøj, herunder lommeregnere, elektroniske kalendere, lommelygter og edb mus. Mærket anvendes også på hardware i form af de særlige taste/scanne-apparater, som chaufførerne benytter, og i form af de særlige labelprintere, som benyttes af såvel UPS som kunderne.

IT-firmaet, der altså er en personligt drevet IT-konsulentvirksomhed med ikke helt så mange ansatte som sagens modpart tilbyder edb assistance og udviklingsopgaver. Af hjemmesiden www.IT-firmaet.dk fremgik i 2003, at virksomheden havde erfaring med web design, databaser, platforme, programmering og analyser. Der var ingen informationer om salg af hardware eller salg af domænenavne, men det nævntes dog, at virksomheden havde stået for en række lav-budget web-sites.

Udover domæneproblematikken var der som nævnt et varemærkespørgsmål. UPS blev registreret som som ord- og figurmærke i Danmark for klasse 16 og 39 med virkning fra den 27. januar 1976. Med virkning fra den 20. juni 1997 blev "UPS" registreret for klasse 9 og 36, og med virkning fra den 5. januar 1999 for klasse 9, 16, 35, 36, 38, 39 og 42 som ord- og figurmærke. Figurmærket "UPS United Parcel Service" er registreret som varemærke med virkning fra den 7. december 1998 for klasse 9, 35, 36, 38, 39 og 42. Alle registreringer er endelige.

UPS registrerede i perioden 1998-2000 yderligere varemærker i Danmark og EU, f.eks. "UPS DOCUMENT EXCHANGE", "UPS CAPITAL" og "UPS.COM". UPS registrerede i 1998 en brun farve som europæisk varemærke for klasse 39, transportvirksomhed.

Den 16. april 1999 registrerede IT-firmaet domænenavnet www.ups.dk.

IT-firmaet registrerede ca. 200 domænenavne i perioden 5. oktober 1998 til 23. april 1999. Domænenavnene, der var vidt forskellige, omfattede bl.a. navne af mere religiøs art.

Ved søgning på ups.dk den 26. marts 2001 fremkom en meddelelse om, at domænenavnet endnu ikke var sat i drift, men med oplysning om dk-marketings firmaadresse og en bannerreklame "Super ny service! Gratis". Det var under sagen omtvistet, om dette udgjorde en kommerciel benyttelse af domænenavnet.

Ved søgning den 13. juni 2001 på en række af de øvrige hjemmesider, f.eks. praise.dk, cross.dk, guardian.dk, sheriff.dk, dreamworld.dk, hook.dk og 4ever.dk blev det på samme måde oplyst, at siderne ikke var sat i drift og med oplysninger om dk.marketings adresse samt i nogle tilfælde en bannerreklame og i andre tilfælde en meddelelse om "Intet banner tilgængeligt! Der var ingen aktive kampagner".

Ved søgning i it-leksikon.dk den 5. december 2001 på "ups" fremkom følgende forklaring:

"Uninterruptible Power Supply: nødstrømsforsyning, der kan holde bl.a. en server kørende under strømsvigt, mens tilhørende software sørger for at lukke serveren ned, så der ikke sker datatab."

Af et udateret salgsmateriale fra Compaq fremgår:

"UPS ? der gik strømmen ?

Hvordan vil din server have det, hvis strømmen går? Vi kan tale nok så meget om oppetid og servere, der ikke kan gå ned. Men hvad nu hvis der er en medarbejder, der kommer til at slukke for strømmen? Med en Compaq UPS har du et nødstrømsanlæg, der tager højde for den slags fejl, du ellers ikke har en chance for at forebygge ?"

Under sagen var i øvrigt fremlagt dokumentation for, at begge navne og definitioner fremkom ved søgning på en række af de større og mere anerkendte søgemaskiner.

Sø & Handelsretten startede med at notere, at UPS blev registreret som varemærke for klasse 16 og 39 i 1976, for klasse 9 og 36 i 1997 og for klasse 9, 16, 35, 36, 38, 39 og 42 den 5. januar 1999. Domænet www.ups.dk blev registreret den 16. april 1999.

Varemærkeklasse 9 omfatter elektriske apparater, herunder computerprogrammer, batterier, alternative energiforsyningsapparater, overspændings- impuls- og transientbeskyttere, printere og scannere.

I sin procedure havde UPS' advokat anført, at UPS er "verdens største og mest anerkendte transportfirma", men ikke desto mindre fandt Sø & Handelsretten det efter bevisførelse ikke tilstrækkeligt godtgjort, at UPS havde en sådan indarbejdelse i Danmark, at det kunne anses som et velkendt varemærke her i landet, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2.

Det var ubestridt, at ups.dk var identisk med eller forveksling med UPS' varemærke, og retten skulle herefter vurdere, om ups.dk anvendtes for samme eller lignende varer og tjenesteydelser, som var omfattet af varemærket, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1.

Efter de forklaringer som var afgivet i retten samt den øvrige bevisførelse fandt Sø & Handelsretten det godtgjort, at registreringen af ups.dk var en reel forberedelseshandling til markedsføring og salg af Uninteruptible Power Supplies (ups-ordninger), og at IT-firmaet ikke var bekendt med UPS på registreringstidspunktet. Der var således ikke tale om registrering i ond tro eller hamstring med henblik på salg. På denne baggrund fandt retten, at den for sagen relevante bedømmelse om varelighed skulle foretages mellem UPS' varemærke og ups-anordninger, selv om domænet ikke faktisk havde været taget i brug til markedsføring af ups-anordninger.

Det kunne efter en sagkyndig erklæring lægges til grund, at betegnelsen "ups-anordninger" anvendtes af sagkyndige for et elektrisk apparat, som havde til formål først og fremmest at sikre en uafbrudt strømforsyning på en sådan måde, at anordningen ved et nedbrud af den almindelige elforsyning sikrede en korrekt lukning af det pågældende system, hvorved utilsigtet tab af data undgås. Denne funktion opnås, ente ved at anordningen skifter til batteridrift, så snart et problem konstateres, eller at elforsyningen konstant leveres gennem ups-anordningen, således at dette skift undgås.

Som sagen var forelagt retten, fandtes ups-anordningerne at henhøre under vareklasse 9, hvorefter der for så vidt var den fornødne varelighed til at konstituere en krænkelse af UPS' varemærkerettigheder.

Med hensyn til, om anvendelsen af www.ups.dk skete erhvervsmæssigt, lagde retten vægt på, at der ved søgning på domænet fremkom en hjemmeside med henvisning til et firma, og at der optrådte bannerreklamer. Uanset, om disse måtte hidrøre fra indehaveren af domænet eller ej, fandt retten, at der derved var tale om erhvervsmæssig brug af domænet ups.dk. Denne erhvervsmæssige brug henhørte imidlertid ikke under de vareklasser, som UPS havde registeret, hvorfor der ikke var varesammenfald. IT-firmaet frifandtes derfor for UPS' påstand 1 og 2.

Endelig fandt Sø & Handelsretten ikke anledning til at give IT-firmaet medhold i varemærkespørgsmålet, bl.a. fordi varemærket UPS fandtes at have oprindeligt særpræg for elektriske apparater.

-----